Вовлечение объектов промышленной собственности в гражданский оборот становится все более актуальным в нашей республике.В этой связи автор статьи раскрывает основные формы передачи прав на использование объектов промышленной собственности.
Важнейшим среди имущественных прав на объект промышленной собственности является право на использование объекта промышленной собственности. Термин «использование» употребляется в патентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользоваться объектом промышленной собственности, но и распоряжение.
В соответствии с. п.2 ст.11. гл. 4 Патентного закона РК использованием объекта промышленной собственности признается изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.
В связи с тем, что вовлечение объектов промышленной собственности в гражданский оборот становится все более актуальным в РК, необходимо отметить основные формы передачи прав на использование объектов промышленной собственности. Права на использование объектов промышленной собственности могут передаваться по договору. Исключительные права передаются полностью или частично. Полная передача промышленной собственности, в том числе право предоставления лицензий, осуществляется по договору о передаче исключительного права (договору об уступке).
Законодательство РК не предусматривает требования к содержанию договора, но требует государственной регистрации в Уполномоченном органе Министерства юстиции Республики Казахстан), в противном случае признается недействительным.
Цель такой регистрации является в первую очередь недопустимость злоупотреблений со стороны правообладателя и передаче охранного документа одновременно нескольким лицам. Порядок государственной регистрации регулируется Инструкцией по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности.
К существенным условиям договора об уступке охранного документа относятся условия о предмете, т.е. условие о передаче охранного документа как документа, удостоверяющего исключительные права патентообладателя. При этом в договоре должны быть указаны сведения о правообладателе (фамилия,
имя, отчество или наименование), название изобретения или иного объекта промышленной собственности, номер охранного документа.
Если договор является возмездным,то должен быть указан размер вознаграждения, уплачиваемого правообладателю в виде единовременной твердой суммы (паушальный платеж) или текущих платежей в виде части дохода, получаемого приобретателем патента от использования прав на охраняемый объект (роялти) либо сочетание таких форм. При заключении договора об уступке охранного документа чаще вознаграждение определяется в виде паушального платежа, выплата роялти характерна для лицензионных договоров.
Договор уступки (далее - Договор) может заключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.
Второй способ передачи прав на использование объектов промышленной собственности – лицензирование, т.е. предоставление правообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет исключительное право правообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, селекционного достижения), запатентованного в данной стране.
По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять иные действия, предусмотренные договором.
Лицензиар – это правообладатель, который предоставляет права на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает пользователь, который приобретает право на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии.Лицензиатом может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Виды лицензионных договоров
Законодательство РК предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно: исключительные, неисключительные, открытые, принудительные лицензии. При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.
Правовым последствием заключения такого договора является невозможность других лиц и даже правообладателя использовать охраняемый объект теми способами, которые переданы по договору.
При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление сублицензий третьим лицам.
Принудительная лицензия.
В соответствии с п.4 и п. 5 ст.11. гл. 4 Патентного закона РК при неиспользовании правообладателем объекта промышленной собственности и его отказе от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, если объект промышленной собственности не был непрерывно использован после первой публикации сведений о выдаче охранного документа на объект промышленной собственности в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления.
Если правообладатель не докажет, что неиспользование обусловлено уважительными причинами, судпредоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, сроков, размера и порядка платежей. Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.
Любая принудительная лицензия должна быть выдана в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан.
Право на использование указанного объекта промышленной собственности может быть передано лицом, которому предоставлена принудительная лицензия, другому лицу только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется.
Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи.
Открытая лицензия.
В соответствии с п.5 ст.14 гл. 4 Патентного закона РК. правообладатель может подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении любому лицу права на получение лицензии на использование объектов промышленной собственности (открытая лицензия).
Лицо, изъявившее желание приобрести указанную лицензию, обязано заключить с правообладателем договор о платежах, с обязательной регистрацией его в уполномоченном органе. Споры по условиям договора рассматриваются судом.Заявление правообладателя о предоставлении права на открытую лицензию сохраняет свою силу в течение трех лет с даты публикации в бюллетене сведений об открытой лицензии. В пределах указанного срока оплата за поддержание охранного документа в силе снижается на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии.
В случае заключения лицензионного договора оплата поддержания охранного документа в силе производится в полном размере с года, следующего за годом, в котором заключен этот договор.
Еще одной разновидностью лицензии, является полная лицензия, по которой лицензиат получает на определенный срок исключительные права на все способы использования охраняемого объекта. Этот договор во многом сходен с договором об уступке патента и отличается тем, что охранный документ (патент) фактически не передается и монополия на использование объекта ограничена определенным сроком. Лицензионный договор как и договор об уступке патента должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе. Без такой регистрации договор считается недействительным.
Лицензионный договор, сублицензионный договор может заключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.
Сублицензионный договор может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. При экспертизе и регистрации сублицензионных договоров применяется порядок регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
Договор вступает в силу с даты регистрации в уполномоченном органе.
Как самостоятельный объект правового регулирования договор франчайзинга рассматривается более, чем в восьмидесяти странах мира. В зарубежном законодательстве договор франчайзинга /договор коммерческой передачи технологий/ понимается как коммерческое соглашение, посредством которого репутация, технологическая информация и экспертиза одной стороны комбинируется с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо потребителю. Рынок сбыта товаров и услуг обычно основывается на товарном знаке, марке услуг или торговом названии, а также специальном оформлении и дизайне. Лицензии на такую марку или торговое название обычно комбинируются с ноу-хау, технической информацией, технической помощью, услугами по управлению, относящимися к производству, сбыту, эксплуатации и управлению.
Владелец такого товарного знака, фирменного наименования и ноу-хау называется лицензиаром или франчайзером. Лицо, которому передается лицензия и ноу-хау называется дистрибьютором или дилером.
По договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата.
Договор комплексной предпринимательской лицензии предусматривает использование лицензионного комплекса, деловой репутации и коммерческого опыта лицензиара в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования, применительно к определенной сфере деятельности (продаже товаров, полученных от лицензиара или произведенных пользователем, осуществлению иной коммерческой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
Ограничения по применению договора комплексной предпринимательской лицензии в отдельных
сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законодательными актами. Предметом договора является комплекс исключительных прав, а также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация правообладателя. Не является предметом договора так называемая «деловая репутация», хотя она и учитывается при определении цены договора.
Правообладатель обязан не только предоставить соответствующую информацию, но и проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.Если иное не предусмотрено договором, правообладатель обязан оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников, контролировать качество товаров /работ и услуг/, производимых /выполняемых, оказываемых/ пользователем на основании договора коммерческой концессии.
Договором могут быть предусмотрены и другие обязанности лицензиара.
Приобретатель по договору может сам производить соответствующие товары и оказывать услуги, а
не только распространять товары изготовителя. В целом договор коммерческой концессии рассчитан на производство товаров и оказание услуг самим правополучателем, но под именем правообладателя, хорошо известным потребителю.
Пользователь по договору комплексной предпринимательской лицензии действует от своего имени и по собственному усмотрению, а также несет ответственность перед своим имуществом. Если иное не предусмотрено договором, лицензиат обязан:
1) использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности лицензионный комплекс лицензиара указанным в договоре образом;
2) допускать лицензиара на свою производственную территорию, представлять ему необходимую документацию и оказывать содействие в получении информации, необходимой для осуществления
контроля за правильным использованием предоставленных исключительных прав;
3) соблюдать все инструкциии указания лицензиара в отношении характера, способов и условий использования переданных в пользование исключительных прав;
4) не разглашать секреты производства лицензиара и другой полученной от него конфиденциаль-
ной коммерческой информации;
5) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он
использует фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации на основании договора комплексной предпринимательской лицензии.
В отличие от лицензионного договора предмет договора комплексной предпринимательской лицензии значительно шире, чем предмет лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право на фирменное наименование, а также может включать фактическую информацию, не подпадающую под правовую охрану режима исключительных прав.
Исходя из этого, договор коммерческой концессии называют «комплексной лицензией»
По договору комплексной предпринимательской лицензии могут передаваться также права на
товарные знаки, знаки обслуживания, изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Предоставляя право на фирменное наименование, правообладатель сохраняет за собой безусловное право самому выступать под фирменным наименованием. В договоре коммерческой концессии должно быть также определено, в какой сфере деятельности и каким образом пользователь может использовать фирменное наименование правообладателя; как правило, определяются конкретные виды предпринимательской деятельности, которые будут осуществляться под этим наименованием; могут быть описаны конкретные формы использования фирменного наименования.
Исключительные права могут выступать в качестве предмета залога, хотя закон этого прямо не
предусматривает. Во многих странах а также и в РК есть реальная возможность получить кредит под
залог исключительных прав. Например, активы многих компаний часто включают в себя права на товарныезнаки, поэтому при получении кредита, такие компании могут представить в качестве обеспечения гарантии своих прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом предусматривается возможность регистрации сделок с объектами промышленной собственности в государственном реестре, что гарантирует права обеих сторон, но не ограждает кредитора от опасности аннулирования прав по требованию третьих лиц (например, если в последующем выяснится, что товарный знак зарегистрирован с нарушениями).
Исключительные права на объекты промышленной собственности, как разновидность имущественных прав, могут быть предметом залога, за исключением тех прав, которые изъяты из оборота, и уступка которых другому лицу запрещена. Залог исключительных прав является предпосылкой для их движения, так как предполагает отчуждение путем обращения на них взыскания с целью удовлетворения требований, обеспеченных таким залогом. Движение исключительных прав в гражданском обороте заключается в возможности перехода прав от одного лица к другому и влечет изменение субъекта, обладающего ими, или правового режима их использования.
Условия договора залога исключительных прав подчиняются общим правилам, касающихся договоров залога, а сам договор залога должен отвечать требованиям, предъявляемым к таким договорам.
Департамент юстиции Павлодарской области