Республика Казахстан в рамках Мадридской системы регистрации знаков.

Мадридская система международной регистрации знаков (далее – Мадридская система) была создана в 1891 году на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. В настоящее время она функционирует в соответствии с двумя договорами: Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее – Соглашение), заключенным в 1891 г., пересмотренным в Брюсселе (1900 г.), Вашингтоне (1911 г.), Гааге (1925 г.), Лондоне (1934 г.), Ницце (1957 г.) и Стокгольме (1967 г.) и исправленным в 1979 г., а также Протоколом к Мадридскому соглашению международной регистрации знаков (далее – Протокол), который был заключен в 1989  г. с целью придания Мадридской системе большей гибкости и ее приведения в соответствие с национальным законодательством некоторых стран и нормами межправительственных соглашений.

Первоначально Мадридская система регулировалась Соглашением. Протокол был принят в 1989 году, вступил в силу с 1 декабря 1995 года и начал действовать 1 апреля 1996 года.

В соответствии с решением Ассамблеи Мадридского союза (далее – Ассамблея), принятым в октябре 2016 года, Соглашение прекратило действие, и Протокол является единственным договором, регулирующим деятельность Мадридской системы. Страны больше не могут присоединяться только к Соглашению. Однако у них есть возможность одновременно присоединиться к Соглашению и Протоколу, в таком случае Протокол будет иметь преимущественную силу.

Соглашение и Протокол представляют собой отдельные (хоть и неразрывно связанные между собой) договоры, направленные на одну и ту же цель, а именно на создание удобного и экономичного механизма регистрации знаков и управления ими по всему миру.

Протокол был разработан, чтобы сделать Мадридскую систему более гибкой, и ввел ряд новшеств с целью исключения трудностей, которые препятствовали присоединению к Соглашению некоторых стран и межправительственных организаций.

Право свободного присоединения к Соглашению и Протоколу предоставлено любому государству-участнику Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция). Эти договоры являются параллельными и независимыми, и государства могут присоединяться к каждому из них или двум. Кроме того, участником Протокола может стать межправительственная организация, имеющая собственное ведомство для регистрации знаков. Ратификационные грамоты или акты о присоединении должны сдаваться на хранение Генеральному директору ВОИС. Присоединение Казахстана к Соглашению состоялась Декларацией Республики Казахстан от 5 февраля 1993 года о Международных договорах в области охраны промышленной собственности. Законом Республики Казахстан от 27 мая 2010 года № 281-IV был ратифицирован Протокол, который вступил в действие 8 декабря 2010 года.

Мадридская система находится под административным управлением Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (далее – Международное бюро).

Договаривающиеся стороны (или члены) Протокола образуют Мадридский союз, который является Специальным союзом в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Каждый член Мадридского союза является членом его Ассамблеи. Наиболее важными задачами Ассамблеи является принятие программы и бюджета Союза, принятие и изменение инструкций, включая установление пошлин, связанных с использованием Мадридской системы.

Нормативную базу Мадридской системы образуют:

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;

- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

- Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

- Административная инструкция по применению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Для удобства пользователей Мадридской системы Международным бюро публикуется «Руководство по Мадридской системе международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским протоколом».

Система международной регистрации знаков имеет ряд преимуществ для владельцев товарных знаков. Она предоставляет владельцам товарных знаков возможность их охраны в нескольких странах-членах Мадридского союза путем подачи одной заявки. Также упрощается последующее управление товарным знаком, так как посредством одного процедурного действия можно внести изменения, ограничить объем прав, продлить регистрацию и т.д. Этим обусловлена востребованность Мадридской системы – за 125 лет в рамках Мадридской системы зарегистрировано 1 403 258 знаков.

Вместо подачи нескольких национальных заявок во все интересующие заявителя страны на разных языках с использованием отличающихся друг от друга национальных процедурных правил и уплаты нескольких пошлин. Мадридская система дает возможность получить регистрацию путем: подачи одной заявки в Международное бюро ВОИС (через национальное ведомство страны); использования одного языка; уплаты одного набора пошлин. Такие же преимущества существуют при продлении срока действия товарного знака.

Аналогичным образом, если право на международную регистрацию передается третьему лицу или изменяется каким-либо иным образом (например, изменяется имя и/или адрес владельца), это может быть зафиксировано через ВОИС посредством единого процедурного действия применительно ко всем государствам-участникам.

Начиная с даты международной регистрации знака, ее последствия в каждой из Договаривающихся сторон аналогичны последствиям непосредственного депонирования знака в ведомстве такой Договаривающейся стороны. Если в течение применимого срока не направляется уведомление об отказе в предоставлении охраны или если отказ, о котором Договаривающаяся сторона направила уведомление, впоследствии отзывается, знак пользуется с даты международной регистрации охраной в том же объеме, как если бы он был зарегистрирован ведомством такой Договаривающейся стороны.

Для модернизации Мадридской системы и ее приведения в соответствие с национальным законодательством некоторых государств и нормами межправительственных организаций, которые не имели возможности по тем или иным причинам присоединиться к принятому ранее Соглашению, был принят Протокол.

Целью присоединения Республики Казахстан к Протоколу являлось повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей путем охраны их прав интеллектуальной собственности за рубежом.

В сравнении с Соглашением, Протокол вводит ряд новшеств в традиционную систему международных регистраций, а именно:

- Заявитель может основывать свою международную заявку на регистрации в Ведомстве происхождения или на поданной в него заявке. В соответствии с Соглашением международная заявка должна быть основана на регистрации в Ведомстве происхождения;

- Каждый указанный участник может объявить, что срок выдачи предварительного отказа продлевается с одного года до 18 месяцев, а в случае возражения ти на больший срок;

- Каждый участник может объявить индивидуальные пошлины, вместо того чтобы получать свою долю дохода (+100 швейцарских франков);

- Протокол ввел процедуру преобразования для смягчения последствий периода зависимости. Международная регистрация, которая аннулируется по просьбе Ведомства происхождения, может быть преобразована в национальные или региональные заявки в соответствующих участниках, на которые распространялась международная регистрация, причем для каждой из этих заявок применяется дата международной регистрации (или последующего указания) и, в соответствующих случаях, дата приоритета.

Целью присоединения Республики Казахстан к Протоколу являлось повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей путем охраны их прав интеллектуальной собственности за рубежом. В сравнении с Соглашением, Протокол вводит ряд новшеств в традиционную систему международных регистраций, а именно:

- Заявитель может основывать свою международную заявку на регистрации в Ведомстве происхождения или на поданной в него заявке. В соответствии с Соглашением международная заявка должна быть основана на регистрации в Ведомстве происхождения;

- Каждый указанный участник может объявить, что срок выдачи предварительного отказа продлевается с одного года до 18 месяцев, а в случае возражения и на больший срок;

- Каждый участник может объявить индивидуальные пошлины, вместо того чтобы получать свою долю дохода (+100 швейцарских франков);

- Протокол ввел процедуру преобразования для смягчения последствий периода зависимости. Международная регистрация, которая аннулируется по просьбе Ведомства происхождения, может быть преобразована в национальные или региональные заявки в соответствующих участниках, на которые распространялась международная регистрация, причем для каждой из этих заявок применяется дата международной регистрации (или последующего указания) и, в соответствующих случаях, дата приоритета.

Срок международной регистрации составляет 10 лет. Он может продлеваться на дополнительные 10-летние периоды при условии оплаты установленных пошлин.

В отношении некоторых или всех товаров, или услуг объем охраны может быть ограничен; охрана также может быть аннулирована применительно только к некоторым из указанных Договаривающихся сторон. Международная регистрация в отношении всех или некоторых указанных Договаривающихся сторон и всех или некоторых обозначенных товаров или услуг может быть предметом передачи прав. ВОИС обеспечивает доступ к информации о международных заявках и международных регистрациях является общедоступной. Любое лицо, желающее получить информацию о содержании Международного реестра или о конкретной международной регистрации или общую информацию, касающуюся функционирования системы международной регистрации знаков, имеет доступ к источникам информации. Так, Бюллетень ВОИС по международным знакам (WIPO Gazette of International Marks) еженедельно публикуется на веб-сайте Мадридской системы. Он содержит все соответствующие данные по новым международным регистрациям, продлениям действия, последующим указаниям, изменениям и другим вопросам, затрагивающим международные регистрации.Текущий статус всех действующих международных регистраций, включая данные, относящиеся к международным заявкам и последующим указаниям, находящимся на рассмотрении в Международном бюро, публикуется Международным бюро в режиме онлайн в системе Madrid Monitor.

Для Республики Казахстан вхождение в Мадридскую систему имеет особую практическую значимость.Об этом свидетельствует статистика - в общем объеме объектов интеллектуальной собственности, регистрируемых в Республике Казахстан, значительную долю составляют международные товарные знаки. В период до 2023 года по процедуре Соглашения и Протокола было подано около 125 000 заявок.

Роль Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан в обеспечении участия Казахстана в Мадридской системе регистрации товарных знаков состоит в том, что, согласно пункту 2 «Правил рассмотрения заявки на товарный знак в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков6» национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан выполняет функции ведомства происхождения. В соответствии с подпунктом 8) статьи 3-1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров7» на национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан возложена функция по проведению экспертизы международных заявок на товарные знаки.

Для обработки заявок, поступающих в Республику Казахстан в рамках Мадридской системы, эксперты национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан вносят информацию о международных заявках в национальную базу данных, проводят проверку заявляемых на регистрацию товарных знаков на предмет наличия предусмотренных национальным законодательством оснований для отказа, направляют сведения о результатах рассмотрения в Международное бюро ВОИС, рассматривают возражения на отказы в регистрации, а также выполняют иные экспертные действия по заявкам на товарные знаки, получаемым Республикой Казахстан в рамках Мадридской системы.

Также, национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан как ведомство происхождения проверяет, оформляет и пересылает заявки на международную регистрацию в Международное бюро ВОИС.

Заявка на международную регистрацию знака может быть подано, если она уже зарегистрирована или подана заявка на регистрацию товарного знака в национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан.

Что касается непосредственно процедуры международной регистрации товарного знака, то заявка на международную регистрацию подается в Международное бюро ВОИС через национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции республики казахстан - ведомство происхождения, которое подтверждает, что указанные в международной заявке данные соответствуют данным национальной заявки или регистрации.

В международной заявке можно испросить приоритет согласно статье 4 Парижской конвенции. Основанием для возникновения права приоритета в других странах-участницах Парижской конвенции признается подача национальной заявки.

Международная заявка может быть подана на одном из трех языков Мадридской системы - английском, французском или испанском. В Казахстане заявки оформляются на английском и французском языках.

Регистрация знака в Международном бюро производится при условии предварительной уплаты международной пошлины, включающей: основную пошлину;

дополнительную пошлину за каждый класс свыше трех;

добавочную пошлину за каждое заявление о расширении охраны.

А также договаривающиеся стороны могут заявить индивидуальную пошлину вместо дополнительной и добавочной пошлины, которое отражает взимаемые пошлины на национальном уровне в соответствии с Протоколом.

Указанные пошлины напрямую уплачиваются в Международное бюро. Международное бюро проверяет соответствие международной заявки требованиям, предусмотренным Протоколом и Инструкцией. Если заявка не соответствует требованиям, Международное бюро уведомляет об этом заявителя и/или представителя и предоставляет три месяца для исправления указанных замечаний. Если заявка соответствует всем требованиям, знак регистрируется в Международном реестре и публикуется в официальном бюллетене. Затем Международное бюро уведомляет каждую договаривающуюся сторону, в которой испрашивается охрана.

Регистрация международного товарного знака по Мадридской системе осуществляется в три этапа.

Этап 1: Представление международной заявки через ведомство происхождения.

Этап 2: Экспертиза в ВОИС по формальным признакам.

Этап 3: Экспертиза по существу, проводимая каждым национальным/региональным ведомством.

После внесения товарного знака в Международный реестр, ВОИС направляет соответствующее уведомление ведомствам, участникам Мадридской системы,указанных в международной заявке («ведомствам указанных договаривающихся сторон»), чтобы они могли приступить к проведению экспертизы по существу.

Ведомство каждой договаривающейся стороны в том же порядке, что и в случае экспертизы национальных/региональных заявок, а также в соответствии с национальным законодательством проводит экспертизу по существу товарного знака, являющегося объектом международной регистрации. Ведомство каждой указанной договаривающейся стороны может предоставить охрану товарному знаку или отказать в предоставлении такой охраны в течение применимого периода времени (12 месяцев или, в случае некоторых членов, 18 месяцев, с даты уведомления ведомства ВОИС о его указании). Это решение препровождается заявителю и/или представителю и публикуется в Madrid Monitor.

Некоторые ведомства могут информировать о ходе экспертизы международной регистрации (например, может поступить уведомление о том, что товарный знак прошел экспертизу, но, помимо этого, требуется его публикация на предмет подачи возражений). Такие уведомления о «временном статусе» знака носят лишь информационный характер – затем ведомство все же должно будет принять окончательное решение.

При наличии оснований для (полного или частичного) отказа в охране товарного знака ведомство должно направить в ВОИС уведомление о предварительном отказе.

ВОИС в свою очередь препровождает его заявителю и/или представителю. В уведомлении приводятся основания для отказа, разъясняется, требуются ли какие-либо дальнейшие действия (с указанием сроков для ответа) и какие имеются варианты пересмотра и обжалования решения, и уточняется, нужно ли назначать местного агента, который оказывал бы помощь.

В течение пяти лет с даты международной регистрации она остается зависимой от базовой заявки

или регистрации. Если базовая регистрация перестает действовать в результате аннулирования по решению ведомства происхождения или суда, или в результате добровольного отказа владельца или не продления действия в течение пятилетнего периода, то международная регистрация не будет более охраняться. Аналогичным образом, международная регистрация, поданная на базе базовой заявки, перестает иметь силу, если базовая заявка аннулирована или ей было отказано в

течение пяти лет или если регистрация по этой заявке прекратила свое действие в течение этого периода.

Ведомство происхождения должно уведомить Международное бюро ВОИС о фактах и решениях, касающихся прекращения действия или отказа и, при необходимости, направляет просьбу об аннулировании международной регистрации. Аннулирование публикуется в Официальном бюллетене и направляется договаривающимся сторонам. Если в течение трех месяцев с даты аннулирования владелец подает заявку в национальные ведомства договаривающихся сторон,

которые были указаны в соответствии с Протоколом, то поданная заявка пользуется приоритетом международной регистрации. Данное действие недоступно для договаривающихся сторон, указанных в соответствии с Соглашением. После истечения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой от национальной регистрации или заявки.

Практическое применение Мадридской системы свидетельствует об очевидных преимуществах ее использования вследствие наличия централизованного механизма подачи заявок и управления ими, экономической эффективности, а также прозрачности сроков рассмотрения заявок.

Департамент юстиции Павлодарской области