Некоторые вопросы заключения лицензионных соглашений

Товарные знаки должны быть зарегистрированы и зарегистрированы именно в Казахстане (либо охраняться в Казахстане в силу международных договоров).

В соответствии с законодательством Казахстана, права на использование объектов интеллектуальной собственности могут быть переданы только на основе лицензионного соглашения, зарегистрированного в Министерстве юстиции РК. Другие виды передачи прав, например,в рамках дистрибьюторских или дилерских соглашений, неправомерны - такие соглашения не регистрируются, передача прав по ним является недействительной. По существу, заключая такое соглашение владелец товарных знаков с большой долей вероятности просто лишает себя возможности в случае конфликта оспаривать использование товарных знаков дистрибьютором или дилером, но не получает ни должного контроля за этим использованием, ни права получать роялти за использование товарного знака, о чем будет сказано ниже. лицензионного соглашения, как и иные виды соглашений, должны содержать все существенные условия и быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

Разумеется, в данной статье речь идет только о тех лицензионного соглашения, в соответствии с которыми передаются права на товарные знаки.

В соответствии с лицензионным соглашением лицензиар - правообладатель передает права на товарные знаки лицензиату.

Существенные условия таких соглашений подчинены существу передаваемых прав, которые:

• относятся к точно идентифицированным объектам, в данном случае конкретным товарным знакам;

• исключительны;

• территориальны, то есть, ограничены территорией Республики Казахстан;

• относятся только к тем товарам и услугам, для которых зарегистрированы передаваемые права на использование товарных знаков;

• ограничены как минимум сроком действия регистраций товарных знаков.

Исключительность прав основана на праве владельца товарного знака запрещать другим использование тождественного или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Ему принадлежит и право разрешать:

• одному или нескольким лицам;

• использовать все или часть этих прав;

• на всей или части территории их действия;

• в отношении всех или части товаров и услуг;

• всеми или только отдельными способами.

По умолчанию, то есть если это не указано в лицензионном соглашении, лицензия:

• не исключительна;

• относится к использованию товарного знака на всей территории РК;

• выдана в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак;

• для использования его всеми способами;

• возмездна;

• но при этом лицензиат не имеет право передавать эти права по сублицензии третьим лицам;

• защищать нарушенные права на товарные знаки (и выдавать доверенность на такие

действия) может только владелец товарных знаков.

Стороны вправе изменить указанные выше условия, но это должно быть прямо указано в лицензионного соглашения. Так, например, лицензия может быть либо исключительной, либо нет, с правом выдачи сублицензий, либо лицензиат лишен этого права.

Лицензионным соглашением должно содержать и некоторые иные обязательные положения и быть оформлено в соответствии с требованиями закона. К этому относится следующее:

Обязательное указание в лицензионного соглашения того, что качество товаров/услуг лицензиата не должно быть ниже их качества у лицензиара, а также то, что лицензиар имеет право осуществлять контроль качества товаров лицензиата и качества предоставления им услуг.

Лицензионное соглашение должно быть подготовлено на казахском и русском языках, быть подготовлено не менее чем в четырех экземплярах, подписано уполномоченными лицами, с указанием их должностей, и, конечно, быть зарегистрированным в Министерстве юстиции РК. При этом, подача на регистрацию должна быть осуществлена не позднее шести месяцев с даты его подписания. Если лицензионного соглашения подается на регистрацию иностранным юридическим лицом, то это должно быть сделано только через зарегистрированного патентного поверенного РК. Регистрация лицензионного соглашения обычно занимает два – три месяца, но незарегистрированное лицензионного соглашения может быть признано (а на практике считается) незаключенным.

Если лицензия предоставляется казахстанским владельцем товарного знака, то кроме договора предоставляется также решение органов управления лицензиара по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора.

Интересной особенностью является то, что, несмотря на передачу прав на использование зарегистрированных в Казахстане товарных знаков, Министерством юстиции РК не предъявляется жестких требований к указанию применимого к лицензионного соглашения права, но безусловно в отношении всех императивных норм и законодательств оно будет казахстанским вне зависимости от указания на это в лицензионного соглашения.

Остальные положения лицензионного соглашения,такие как, например, порядок разрешения споров, срок действия лицензионного соглашения и другие, определяются только соглашением сторон.

Интересно отметить, что при заключении лицензионного соглашения на объекты интеллектуальной собственности законодательство РК снимает целый ряд антимонопольных ограничений. В частности, такие ограничения не относятся к:

 антиконкурентным горизонтальным соглашениям:

• установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

• повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, искажению итогов торгов, аукционов и конкурсов, в том числе путем раздела по лотам;

• разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

• сокращению или прекращению производства товаров;

• отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

 антиконкурентным вертикальным соглашениям:

• установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя (заказчика) максимальную цену перепродажи товара;

• обязательству покупателя (заказчика) не продавать товар субъекта рынка, который

является конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя;

• обязательству продавца не продавать товар субъекту рынка, который является конкурентом покупателя (заказчика). Хотелось бы отдельно остановиться на вопросах налогообложения.

Как было уже указано выше, по умолчанию лицензионного соглашения возмездное, то есть, предполагается, что за использование прав на товарные знаки, которые являются нематериальными активами, лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение, например, в виде роялти.

Роялти может быть установлено в зависимости от объемов производства продукции с нанесенным товарным знаком, от объемов продаж, в виде фиксированных ежегодных платежей или на иной основе. лицензионного соглашения может быть и безвозмездным, но только при прямом указании на это в тексте лицензионного соглашения.

Вместе с тем, если лицензионного соглашения безвозмездное, это означает, что (i) либо стоимость товарного знака равна нулю, (ii) либо лицензиат должен был бы платить за использование чужого имущества, но не платит, таким образом получая дополнительный доход. Иными словами, происходит безосновательное обогащение лицензиата. И, поскольку это так, лицензиат должен платить налог в размере 10% от стоимости не установленного в лицензионного соглашения роялти, так же как и в случае получения подарка, покупки товара или услуг по заниженной стоимости на разницу между рыночной ценой и ценой покупки.На практике с целью определения правильного налогообложения установление

суммы неуплачиваемого роялти весьма проблематично и требует привлечения оценщиков интеллектуальной собственности, применения и согласования с лицензиатом подходов и способов определения суммы роялти

и, следовательно, налогов.

Часто на практике возникает вопрос о возможности ретроспективного установления прав и обязательств по лицензионного соглашения. Следует отметить, что права на использование товарного знака (или иного подлежащим государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности) считаются переданными с даты регистрации лицензионного соглашения. До этого времени они не переданы и оплата роялти не может осуществляться за этот предшествующий регистрации период, даже если необходимость такой оплаты указана в лицензионного соглашения.

По незарегистрированным лицензионного соглашения оплата роялти осуществляться не может ни в пределах Казахстана, ни за рубежом.

 

 

Департамент юстиции Павлодарской области